선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도 그 상품을 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표가 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당할 수 있는지 여부(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결)

설명

Q.) A는 국내에서 이 사건 등록상표를 출원하였는데, 그 출원 전 B로부터 선사용상표가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오는 등 B와 업무상 거래관계에 있었습니다. B는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고, 선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 A를 통해 국내에서 위 사용상품을 유통되게 하였으나, 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표의 사용행위를 한 사실은 없습니다. 이러한 경우, A의 상표등록은 무효일까요?

A) A의 이 사건 등록상표는 무효입니다.

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(선사용상표)임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용을 준비 중인 상표에 해당하여야 합니다.

그럼에도 불구하고 대법원은 「선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다.」라고 판시하면서(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결), 거래관계에 의해 선사용상표가 B에 의해 국내에서 사용되는 상표임을 알았던 A의 이 사건 등록상표는 ‘타인이 사용한 상표’에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였습니다.

타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않고, 이는 권리자 또는 대리인에 의하여 국내에서 상표 사용행위가 이루어진 바 없는 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다는 대법원 판례입니다.