Q.) A는 국내에서 이 사건 등록상표를 출원하였는데, 그 출원 전 B로부터 선사용상표가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오는 등 B와 업무상 거래관계에 있었습니다. B는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고, 선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 A를 통해 국내에서 위 사용상품을 유통되게 하였으나, 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표의 사용행위를 한 사실은 없습니다. 이러한 경우, A의 상표등록은 무효일까요?

A) A의 이 사건 등록상표는 무효입니다.

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(선사용상표)임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용을 준비 중인 상표에 해당하여야 합니다.

그럼에도 불구하고 대법원은 **「선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.」**라고 판시하면서(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결), 거래관계에 의해 선사용상표가 B에 의해 국내에서 사용되는 상표임을 알았던 A의 이 사건 등록상표는 '타인이 사용한 상표'에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였습니다.

타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않고, 이는 권리자 또는 대리인에 의하여 국내에서 상표 사용행위가 이루어진 바 없는 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다는 대법원 판례입니다.